[공동 사업시 알아두어야 할 상표권 공유 사항]

공동으로 사업하는 경우, 누구 명의로 상표등록을 하는 것이 맞을까? 당연히 공동 사업이기 때문에 상표등록도 동업자 전원 명의로 하는 것이 맞다.  다만, 동업자 전원 명의로 상표등록을 하는 경우, 상표를 가지고 활용하는데 있어서 일정한 제한이 있다.

▶ 상표권이 공유인 경우, 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고, 공유자 중 1인은 다른 공유자의 동의없이도 해당 등록상표를 본인이 직접 사용할 수 있다.

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▶ 다만, 여기서 사용 주체는 공유자 1인, 본인이 사용하는 경우이다. 따라서 공유자 1인 본인이 사용하지 않고 제3자에게 사용권을 주는 방식으로 사용하는 경우에는 다른 공유자 전원의 동의를 받아야 한다. 다른 공유자의 동의없이 제3자가 사용한 경우, 비록 그 제3자가 공유자 중 1인으로부터 사용허락을 받았다 하더라도, 이는 타 공유자와 관계해서는 상표권 침해에 해당한다. 따라서, 다른 공유자의 동의없이도 제3자에게 사용권 허락을 자유롭게 주고자 한다면, 미리 별도의 약정을 체결해 둘 필요가 있다. 

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▶ 또한 각 공유자는 다른 공유자 전원의 동의를 얻지 아니하면 상표권의 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다. 부동산을 공동으로 소유한 경우, 다른 공유자의 동의없이도 자유롭게 부동산에 대한 자기 지분을 양도할 수 있지만, 상표권의 공유에 있어서는 자기 지분을 양도할 때에는 다른 공유자 전원의 동의를 필요로 한다. 이렇게 민법과 달리 상표법에서 제한을 두고 있는 것은 새로운 공유자의 자본력, 영업력 등에 따라 타 공유자의 지분의 실질적인 경제가치가 변동될 수 있기 때문이다. 따라서, 자유롭게 지분을 처분하고자 한다면, 별도의 약정을 미리 체결해 두는 것이 좋다.

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▶ 상표권은 등록일로부터 10년간 존속한다. 10년의 존속기간이 다되면, 갱신을 통해서 다시 10년간 상표권 존속기간을 연장할 수 있다. 존속기간을 갱신하고자 할 때, 상표권이 공유인 경우에는, 공유자 전원이 갱신을 해야한다.

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그런데 만약 공유자 중 일부가 갱신하지 않겠다고 한다면, 존속기간을 연장하고자하는 나머지 공유자들은 상표권 존속기간을 갱신할 수 있을까?  답은 “가능하지 않다”이다. 일부 공유자들만으로도 존속기간 갱신을 하고자 한다면, 갱신을 원하지 않는 공유자로부터 “상표권 포기서”를 받아서 특허청에 함께 제출해야 한다.

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문제는 10년 후에 과연 공유자들이 모두 연락이 될까?이다. 그 중에 일부는 연락이 안 될 수도 있고, 연락이 된다 하더라도 동업관계 종료로 인하여 상표권 존속기간 갱신에 동의 안 해 줄 수 있다.  이런 상황이 발생하면 어쩔 수 없이 상표권이 소멸될 수 밖에 없다.

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다만, 이러한 불편함이 있기에 최근 특허청은 상표법을 개정하여, 상표권이 공유인 경우에는 공유자 1인의 신청만으로도 상표권 존속기간 갱신이 가능하도록 법을 개정하였다. 이 개정 법은 2019. 10. 24. 부터 시행된다. 따라서 이 날짜 전에 상표권 존소기간이 만료되는 상표들의 경우에는 여전히 종전 법에 따라 공유자 전원이 갱신 신청을 해야 한다.

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(사진은 내용과 무관)