특허심판원, 엔젤 로고 상표 무효 심결 

‘마크 곤잘레스’가 상표권 분쟁에 휘말렸다.

‘마크 곤잘레스’ 작년까지 비케이브(구 배럴즈)에서 전개했던 유명 스케이트보더이자 아티스트 마크 곤잘레스를 상표화한 글로벌 스트릿 브랜드다. 비케이브는 작년 말로 ‘마크 곤잘레스’에 대한 라이선스 계약 기간이 만료돼 지난 연초 상표명을 ‘와릿이즌’으로 교체하며 새 출발했다.

그런데 브랜드 교체 과정에서 비케이브는 ‘마크 곤잘레스’의 상징인 엔젤 로고와 마크 곤잘레스의 서명을 사용한 상품을 계속 판매했다. 상표권 분쟁은 여기에서 촉발한 것으로 보인다.

스케이트보더 마크 곤잘레스는 현대 스트릿 스케이트보드의 선구자 미국 젊은이들 사이에서 슈퍼스타로 인식되고 있다. 이 같은 인기를 반영돼 마크 곤잘레스는 ‘아디다스’를 비롯해 ‘슈프림’ 등과 콜라보레이션으로 패션업계에서도 상당한 영향력을 행사하고 있다. 또 2002년에는 자체 브랜드 ‘크루키드’를 런립해 직접 디자인한 감각적인 아트워크를 선보였고 특히 ‘마크 곤잘레스’의 시그니처인 마크 곤잘레스 서명과 엔젤 도형을 개발해 주목받았다.

이어 지난 2011년부터 2021년까지 일본 사쿠라그룹과 신발을 제외한 의류 및 패션잡화 제품에 대한 아시아 지역 라이선스 계약을 체결해 패션 브랜드로 알려졌다. 비케이브는 일본 사쿠라그룹과 국내 상표권 사용 라이선스 계약을 체결해 스트릿 씬에서 큰 인기를 얻었다.

그런데 사쿠라그룹은 지난해 라이선스 계약이 종료되자 마크 곤잘레스의 서명체와 엔젤 도형 상표를 한국 특허청에 등록했다. 관계사인 사쿠라인터내셔날은 지난 1월 배럴즈(현 비케이브)와 이 새로운 상표권의 국내 사용권 라이선스 계약을 현재까지 사용하며 상표권 분쟁으로 확전했다.

‘마크 곤잘레스’의 상표권을 관리하고 있는 리센시아측은 사쿠라그룹과 한국의 상표 사용자가 ‘마크 곤잘레스’에게 상표권을 반환하지 않고 자신의 재산권으로 둔갑시킨 악의적인 상표 도용 사례라고 주장했다.

여기에 더해 비케이브측도 최근 마크 곤잘레스의 오리지널 서명체의 상표등록이 특허청 무효심판으로 무효화될 것으로 예상되자 이를 대신할 수 있는 마크 곤잘레스의 유사 서명체를 출원한 것으로 알려졌다. 또한 엔젤 도형과 함께 유사 서명체를 홍보해 소비자에게 혼란을 주고 있다고 주장하고 있다.

이에 따라 마크 곤잘레스측은 지난해 말 특허심판원에 상표등록 무효심판 청구소송을 제기했다. 특허심판원은 마크 곤잘레스측의 신속심판청구를 받아들여 이례적으로 지난 6월 9일 마크 곤잘레스 서명 상표에 대해, 지난 9월 8일 엔젤 도형 상표에 대해 마크 곤잘레스측의 주장을 인용해 등록상표에 대한 무효심결을 내렸다.

또한 비케이브를 상대로 서울중앙지방법원에 저작권 침해 금지소송을 청구하고 서울서부지방검찰청에 저작권 침해죄로 형사고소를 제기하여 현재 국내에서 민형사소송을 동시에 진행하고 있다. 일본과 중국에서도 사쿠라인터내셔날이 보유한 여러 선등록, 선출원 상표들에 대한 무효심판과 이의신청을 제기했다. 또한 최근 미국 뉴욕주 지방법원에 일본의 사쿠라인터내셔날과 사쿠라그룹을 상대로 아시아 지역(한국, 일본, 중국, 대만, 홍콩) 상표권 반환 및 손해배상청구소송을 제기했다.

이처럼 비케이브가 유사 상표를 사용하면서 ‘마크 곤잘레스’와 정식으로 라이선스 계약을 체결한 국내 업체들이 피해를 보고 있다. 더네이쳐홀딩스는 상반기 ‘마크 곤잘레스’의 의류 및 패션 잡화의 국내 상표권 사용 계약을 체결했고 아동복 업체와도 라이선스 계약을 체결했다.

한태근 변리사는 “특허심판원에서 원 상표권자의 손을 들어주었기 때문에 원 상표권자의 주장이 더 설득력을 가진 게 사실이다. 다만 서브 사용권자의 의도성에 대해서는 쉽게 판단하지 못할 것 같다”고 말했다.